“马库什权利要求”专利权无效案

原告：北京万生药业有限责任公司（简称万生公司）

　　被告：国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）

　　第三人：第一三共株式会社

　　【案情】

　　万生公司对名称为“用于治疗或预防高血压症的药物组合物的制备方法”、专利号为97126347.7的发明专利（简称本专利）提起无效宣告请求。专利权人第一三共株式会社随后对本专利权利要求书进行了修改，专利复审委员会对部分删除式修改不予接受，并认定本专利具备创造性。

　　法院认为：如果将授权后的马库什权利要求视为一个整体技术方案而不允许删除任一变量的任一选择项，那么专利权人获得的专利权势必难以抵挡他人提出的无效请求。专利权人无法预料专利申请日前是否存在某个落入专利保护范围的具体技术方案，那么其获得的专利非常容易被宣告无效，所谓马库什权利要求就失去其存在的意义。因此，无论在专利授权审查程序中，还是在无效程序中，均应当允许专利申请人或专利权人删除任一变量的任一选择项，这种删除属于技术方案的删除。第一三共株式会社提交的修改文本对权利要求1进行了如下修改：（1）删除了权利要求1中“或其可作药用的盐或酯”中的“或酯”；（2）删除了权利要求1中R4定义下的“具有1至6个碳原子的烷基”；（3）删除了权利要求1中R5定义下除羧基和式COOR5a（其中R5a为（5-甲基-2-氧代-1,3-二氧杂环戊烯-4-基）甲基）外的其他定义。专利复审委员会不允许上述第（2）项和第（3）项修改有违专利法实施细则第六十八条的立法本意，确有不妥。将本专利实验化合物进行筛选，确定实施例10、17、19、22-24、50和69作为具体实施例，与结构上仅有一个取代基不同的证据1中实施例329进行ID50数据的比较，仅有四个实施例效果优于实施例329，而其他四个实施例却明显较差。这一比较结果说明，本专利权利要求所涵盖的一个具体实施例的效果与现有技术的证据1中实施例329的技术效果相当，因此，本专利权利要求1未取得预料不到的技术效果，不具备创造性。最终，二审法院撤销了一审判决及专利复审委员会的决定，判令专利复审委员会重新作出决定。

　　【创新性评价】

　　在生物医药专利领域中，马库什权利要求是一种常见的专利权利要求撰写方式。当马库什权利要求涉及化合物时，这些化合物之间是并列选择关系，每个化合物是一个独立的技术方案，该权利要求所概括的是多个技术方案的集合，各要素间都可以相互替代而达到相同的效果。是否允许权利人对马库什权利要求进行删除式修改一直存在争议，实践中对马库什权利要求的创造性判断方法也不明确。法院通过对马库什权利要求的性质、特点进行分析，确立了马库什权利要求系并列技术方案集合的观点，纠正了“整体技术方案论”的错误认识，允许专利权人进行删除式修改，且马库什权利要求创造性判断中应当适用“突出的实质性特点”的创造性判断原则，当涉及不同范围的马库什权利要求创造性判断时，应当在不同范围的马库什权利要求范围内进行一定的筛选，选择尽可能相近的具体化合物进行技术效果的比较。本案的审理为理论界与实务界对此类案件进行创造性判断提供了有益的借鉴。