赵虎律师点评“IMAC”商标案

发布日期：2017-10-12 作者：赵虎律师

案件起因

针对申请注册使用在服装、鞋等第25类商品上的“IMAC”商标，意大利艾玛克股份公司（下称艾玛克公司）在华展开了一场长达8年的权属纷争。

日前，北京市高级人民法院作出终审判决，认定第4862095号“IMAC”商标（下称诉争商标）未损害艾玛克公司享有的在先著作权，国家工商行政管理总局商标评审委员会（下称商评委）对诉争商标不予核准注册的复审裁定被撤销，商评委需针对诉争商标重新作出裁定。

据了解，诉争商标的申请注册日期为2005年8月29日，指定使用在服装、鞋等第25类商品上。据中国商标网显示，2008年5月6日，诉争商标经国家工商行政管理总局商标局（下称商标局）核准转让至爱玛客（香港）连锁发展公司（下称爱玛客公司）。2008年12月6日，商标局对诉争商标予以初步审定公告。

在诉争商标法定异议期将满之际，艾玛克公司于2009年3月6日向商标局提出异议，主张其对美术作品《IMAC》享有著作权，诉争商标的申请注册损害了该公司的在先著作权。

经审查，商标局于2011年4月20日作出裁定，认定艾玛克公司的异议理由不成立，对诉争商标予以核准注册。艾玛克公司不服，于同年7月15日向商评委申请复审。

2014年1月7日，商评委作出复审裁定，认为在未得到艾玛克公司授权的情况下，诉争商标的申请注册行为构成了对艾玛克公司现有在先著作权的损害。据此，商评委裁定对诉争商标不予核准注册。

爱玛客公司不服商评委作出的上述裁定，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。

北京市第一中级人民法院审理后撤销了商评委的被诉裁定，并判令商评委重新作出裁定。艾玛克公司与商评委均不服一审判决，随后向北京市高级人民法院提起上诉。

北京市高级人民法院经审理认为，艾玛克公司提交的著作权登记证书是证明其享有著作权的初步证据，登记时间晚于诉争商标的申请注册日，而且其中记载的1980年5月6日是艾玛克公司声称的创作完成日期，而不是发表日期，在该公司提交的作品著作权登记申请表中，发表状态选择的是“未发表”。艾玛克公司主张早在1998年1月4日便向商标局提出过“IMAC”商标的注册申请，但是该商标的注册申请已被驳回，因此不能以此证明涉案标志在国内已公开。综上，北京市高级人民法院认定，在案证据不足以证明诉争商标的申请注册损害了艾玛克公司的在先著作权，据此终审判决驳回了商评委与艾玛克公司的上诉。

赵虎律师观点

申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，规定在我国现行《商标法》第三十二条（2001年《商标法》第三十一条）。作品的著作权无疑属于在先权利的一种，因为著作权属于知识产权，知识产权具有类似物权的对世效力，排斥力是很强的。商标标识与作品一样，素材都是文字、图形等符号，让两者之间发生权利冲突存在一种经常发生的可能性。

如何判断是否损害著作权？

第一，判断是否存在作品著作权，要进行这一判断，我们需先判断是否存在作品。根据我国《著作权法实施条例》第二条的规定：著作权法所称作品，指文学、艺术和科学领域内，具有独创性并能以某种有形形式复制的智力创作成果。从这条规定来看，要构成作品需要具备三个条件：1、在文学、艺术和科学领域；2、具有独创性；3、能以某种有形形式复制。有些智力成果发生在工业领域，则可能要寻求《专利法》的保护，而不是《著作权法》的保护，比如：某些工业产品的外观设计应该申请专利，而不是作为作品进行保护。某些文字或者图形过于简单，会被认为缺乏独创性，也同样得不到保护，比如：某些影视剧的名称，出品人非常想得到保护，可是更适合寻求《商标法》的保护，因为名称太短过于简单产生不了独创性。还有一些智力成果，没有以有形的方式复制下来，导致不能再现，也无法得到保护，比如：笑谈中有的人会随口“金句”连篇，这些“金句”可能独创性很强，但是没有复制，谈过去就过去了，也难构成作品。

第二，考虑是否侵权的时候司法中一般适用“实质相同+接触”的原则。实质相同，是指侵权行为涉及的作品与被侵权作品实质上是一样的，虽然可能存在细枝末节的差异，但是差别不大。接触，即侵权人在侵权行为发生之前有可能接触过被侵权作品。接触表现了一种可能性，而非必然性。比如：被侵权的文章曾经公开发表，那么接触就是成立的；被侵权的书画曾经公开展览，接触也是成立的。

在IMAC商标案中，商标异议申请人（一审被告，二审上诉人）认为IMAC商标侵犯了他的在先著作权（其他理由没有被商评委支持，也不是审理要点），并提供了著作权登记证书。在此种案件中，裁判机关要审查的其实就是我们上面所说的：
1、是否存在作品著作权
2、是否构成了“实质相同+接触”
在这个两个问题上裁判机关之间存在认识上的不同。仲裁委认为：IMAC构成美术作品，构成实质性近似，所以构成侵权，不过对是否存在接触没有审查。一审法院认为：IMAC缺乏独创性，不构成作品，既然不构成作品，也就不需要再进行“实质性相同+接触”的审查和判断了，所以不构成侵权。二审法院认为：经过审查，商标异议申请人提供的著作权登记证书是2013年的，并且发表状态写的是“未发表”，因此不存在“接触”，不构成侵权，但是对于IMAC是否构成作品，是否构成实质相同，没有做出判断。

再来看这个案子，一二审法院的判决结果是正确的，的确涉案商标不侵犯他人的在先著作权。但是，在判决理由方面，我本人更倾向于一审法院的判决。

第一，IMAC这样的字母组合因为不具有独创性而不构成作品。虽然我国法律对于独创性的要求非常低，但是还是有独创性的要求。根据业界通说以及相关司法实践：一般情况下，字母组合或者文字组合因为过于简单，不具有独创性。虽然商标异议申请人做了著作权登记，但是我国的著作权登记与商标注册、专利申请不同，著作权登记部门并不对独创性进行审查。也就是说：即使进行了著作权登记，也不一定会构成我国著作权法保护的作品，会有著作权；反之不进行著作权登记的，不一定没有著作权。

第二，是否具有独创性，是否构成著作权法保护的作品是第一步的判断，如果第一步判断中得出否定的答案，第二步判断就没有必要进行了。也就是说：如果不构成作品，自然不用再考虑是否构成实质近似，是否存在接触。在第一步得到肯定答案的时候，也有必要对是否构成实质近似、是否存在接触依次审查、判断。在满足所有条件的基础上，才能得出侵犯著作权的结论。
（编辑：虎知队任展宏）

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