【商标话题】未注册商标不影响许可合同的效力

             未注册商标不影响许可合同的效力
             作者：陶钧  北京市高级人民法院  中国知识产权报
——评析北京业宏达经贸有限公司与天津开发区泰盛贸易有限公司、广州睿翔春皮具有限公司商标使用许可合同纠纷案
本案要旨
    根据2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《关于修改<中华人民共和国商标法>的决定》第二次修正的商标法（下称第二次修正的商标法）仅对注册商标进行许可须履行相应的行政备案手续进行了规定,但并未对未注册商标是否可以成为商标使用许可合同的标的作出规定。那么，若将未获准注册商标进行许可，是否影响商标许可使用合同的效力？合同效力的确定应当依照法律、法规的强制性规定进行界定，在法律、法规的效力性强制性规范并未明确限定的情况下，一般不宜认定合同无效。因此，在法律、法规并未对未获准注册商标不得许可他人使用进行规定的情况下，此种情形不影响商标许可使用合同的效力。
案情
    2007年3月1日，英国沃尔西公司与北京业宏达经贸有限公司（下称业宏达公司）签订《Wolsey许可证总协议》（下称《商标许可协议》），授权业宏达公司在中国独占使用英文“Wolsey”、汉字“无赛”、狐狸图形等系列文字及图形商标并有权在上述地区将该系列商标再许可给他人。
    2007年4月，业宏达公司与天津开发区泰盛贸易有限公司（下称泰盛公司）签订《再许可授权协议》等，约定：业宏达公司将第18类商品上的“Wolsey”、汉字“无赛”、狐狸图形商标独家使用权在中国许可泰盛公司使用；授权使用的商品均为皮革、皮箱和旅行包等，并约定了相应许可费。涉案协议中约定商标的商品使用范围属于1802类似群组商品类别。
案外人广州市海图皮件有限公司于2001年8月1日申请注册第1926344号英文“Wolsey”商标，核定使用在1802类似群组的公文包、钱包等商品上。此后，该商标转让给案外人广州奥巴尔皮具有限公司。
    涉案协议约定的第3730889号狐狸图形商标和第3730890号“无赛”商标经案外人英国沃尔西有限公司申请，均已核定使用在1802类似群组的旅行包等商品上。
    涉案协议约定的第3730891号“Wolsey”注册商标系案外人英国沃尔西有限公司于2003年9月申请，在《再许可授权协议》约定的1802类似群组皮具等商品上未获得注册。
    泰盛公司曾长期销售业宏达公司使用“Wolsey”注册商标的服装等产品，双方存在长期的业务往来。
    业宏达公司认为泰盛公司未依约汇报商标使用情况，也未支付商标使用费，并多次提出要求，但泰盛公司及广州睿翔春皮具有限公司（下称睿翔春公司）仍拖欠相应商标许可费。为此，业宏达公司诉至法院，请求法院判决：解除涉案的《再许可授权协议》及《补充协议》；泰盛公司、睿翔春公司支付商标特许使用费1488万元及逾期付款滞纳金444万元。
泰盛公司、睿翔春公司对业宏达公司的诉讼请求不予认可。
判决
    北京市第二中级人民法院认为，英文“wolsey”标识具有核心价值和影响力。根据涉案协议的约定，泰盛公司向业宏达公司支付加盟费后，获取的对价是获得按照约定使用涉案协议约定的注册商标特别是第3730891号“wolsey”注册商标制造、销售涉案协议约定的皮具产品的权利，其合同目的是由此获得经济利益。因第3730891号“wolsey”注册商标核定使用的商品并不包括涉案协议约定的1802类似群组的皮具商品，使泰盛公司签订涉案协议及《补充协议》的合同目的不能实现，业宏达公司此行为已构成违约，应承担相应的违约责任。
一审法院依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款等规定，判决：一、解除业宏达公司与泰盛公司签订的《再许可授权协议》及《补充协议》；二、业宏达公司返还泰盛公司383万元；三、泰盛公司、睿翔春公司停止使用《再许可授权协议》中约定的3件注册商标；四、驳回业宏达公司的其他诉讼请求。
    业宏达公司不服，提起上诉。北京市高级人民法院认为，未注册商标并不影响商标许可使用合同的效力，同时应当根据涉案协议签订的目的认定是否构成根本违约，一审判决相关认定缺乏事实及法律依据，遂判决维持一审判决第一项、第三项；撤销一审判决第二项、第四项；泰盛公司给付业宏达公司商标特许使用费446.4万元；驳回业宏达公司的其他诉讼请求。
评析
    第二次修正的商标法第四十条、2002年8月3日以国务院令第358号公布的商标法实施条例第四十三条及《最高人民法院关于申请商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十九条第二款的规定，均对已注册商标的使用许可合同进行了规定，并未对未注册商标是否可以成为使用许可合同的标的进行界定，那么若在商标使用许可合同中所约定商标为未注册或未获准注册的商标时，该类合同的效力应当如何进行判定，是否影响到该类合同根本目的的实现以及存在欺诈，当事人是否有权解除合同？
    “法无禁止即可为”，因法律、法规并未禁止未注册商标的使用许可情形，由此在效力性强制性规范未予明确规定的情况下，该类合同并不应直接被认定为无效。基于商标法对注册商标专用权和禁用权的规定，已注册商标的法律状态及权利形式较为稳定，但这并不意味未注册商标即无相应权利，例如在商标授权过程中，商标申请权亦可称为一项期待权，其与注册商标的差异就是保护方式与权利状态的差异。同时，对商标使用许可合同的根本目的及是否存在欺诈的判断，应当结合合同内容、签订时合同相对方的期待价值以及通过合同所形成的法律关系等方面进行判断，不能仅以商标是否获准注册而简单对合同根本目的及存在欺诈进行认定，从而对法定解除权进行判定。若据此裁判必然将违背合同订立时的初衷，也与立法目的相违背。
    该案中，《再许可授权协议》及《补充协议》并未对涉案合同所许可使用的商标是否为注册商标进行明确约定，同时结合《再许可授权协议》中业宏达公司并不保证商标在区域内的有效性，或不保证该协议下授权泰盛公司的权利不会侵犯区域内的任何商标的约定，以及所载明的商标注册申请号的相关事实，并且结合泰盛公司在签订涉案合同前即与业宏达公司存在商业合作等情况，可以认定在涉案合同中并未对3件商标是否为注册商标进行限定，而且其中“狐狸图形”商标和“无赛”商标均在所约定商品上取得了注册商标专用权，同时第3730891号“Wolsey”商标曾于2003年9月24日在约定商品上进行了申请注册，因此业宏达公司在签订合同时不存在主观欺诈的故意。
    同时，《再许可授权协议》及《补充协议》系对所约定的3件商标在指定的商品上进行许可使用，并未明确约定其合同的根本目的，虽然根据泰盛公司及睿翔春公司提交的网站打印件等证据能够证明“Wolsey”商标在被许可的3件商标中知名度较高，但是无法证明一审判决所认定的其为核心价值及合同根本目的的结论。对合同根本目的的判断应当结合当事人在签订合同时所要实现的合同效果进行评判。结合涉案协议的约定，合同根本目的是泰盛公司取得所约定3件商标在指定商品上进行制造、销售的权利，并取得相应的经济利益，泰盛公司虽未完全取得3件商标在指定商品上的注册商标专用权，存在部分违约，但是不能认定为根本违约。泰盛公司在签订《再许可授权协议》及《补充协议》时应当对所约定商标状态具有注意义务，并且在明知第3730891号“wolsey”商标并未取得所约定商品专用权的情况下并未提出异议，同时其认可在签订涉案合同后，已经实际使用了英文“wolsey”和“狐狸图形”商标，且其并未依约履行给付商标使用费、提供经营资料等合同义务，故泰盛公司在履行合同过程中亦存在违约行为。然而，因业宏达公司未取得第3730891号“wolsey”商标在指定商品上的专用权确实造成了泰盛公司的实际损失，而且导致无法实现涉案合同的全部目的，故其亦存在违约行为。
    综合考虑《再许可授权协议》所约定的3件商标的实际商业价值及影响力，以及合同相对方各自的过错程度，业宏达公司应当对合同解除承担主要责任，泰盛公司承担次要责任。基于上述分析，二审法院对一审判决进行了纠正。