“在先使用”可以对抗商标专用权

    她利用祖传技术一直出售标有当地地名的豆干，8年后一家公司注册的豆干食品商标也含有该地名。她的继续经营行为是否侵犯商标专用权？

    [案情]

    源江古时便是“豆干之乡”，但由于种种原因，已很少有人从事豆干制作。从1997年起，陈虹看准商机，利用祖传技术，经营了一家风味小吃店，一直制作并出售标有地名“源江”的豆干，因为口味不错，该店的豆干逐渐拥有了一定知名度。2004年6月，当地为重振“豆干之乡”威名，塑造地域品牌，专门成立了一家经营豆干的食品公司，并申请注册了“源江”文字商标。此后，由于陈虹坚持按自己的一贯做法经营，食品公司认为陈虹仍使用“源江”商标侵犯了自己的商标专用权。鉴于协商未果，食品公司遂向法院提起诉讼，要求判决责令陈虹停止使用、赔偿损失、赔礼道歉。

    [评析]

    审理中，就本案的处理有两种意见。

    第一种意见认为，《中华人民共和国商标法》第三条已明确规定，经商标局核准注册的商标受法律保护，注册人享有商标专用权。商标专用权指的商标注册人拥有在核定商品上垄断使用该注册商标的权利。商标专用权包含两方面的内容，一方面是注册人享有在指定的商品上使用其注册商标的权利，而且这种使用不承担任何侵犯他人注册商标专用权的风险，即使其商标与他人在同一种商品上所注册的商标完全相同时也不构成商标侵权，更无须承担侵权责任；另一方面，注册人享有禁止他人在相同或类似商品上使用与其商标相同或近似的商标的权利。据此，在食品公司已申请注册了“源江”文字商标后，陈虹仍使用“源江”字样制作并出售豆干，属侵犯商标专用权的行为，必须承担相应民事责任。

    第二种意见则认为，应驳回食品公司的诉讼请求。理由是：

    1、陈虹的行为属于“在先使用”。即在食品公司注册“源江”商标前，陈虹已经在自己的商品上使用了“源江”字样。一方面，由于陈虹的权利在先，食品公司的权利在后，当陈虹的在先权利与食品公司的新权利发生冲突时，根据《中华人民共和国民法通则》的公平、诚实、信用原则，应保护在先权利人的合法权益；另一方面，《中华人民共和国商标法》第三十一条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。这一规定具有两个基本层次：一是对在先权利的保护，二是反对商标抢注。

    2、食品公司无权禁止陈虹正当使用地名商标。源江系地名，以该地名注册的“源江”商标，当然属地名商标。根据《中华人民共和国商标法实施条例》第四十九条规定：“ 注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”而陈虹对“源江”字样的使用，仅仅是为了继续以往的正常经营，并不想也没有对“源江”造成损害，应属正当使用。

    3、陈虹使用“源江”字样，不属混淆同类产品、误导消费者。源江作为地名，源远流长。虽已很少有人从事豆干制作，但豆干仍然是当地的土特产。即“源江”无论作为地名的知名度，还是作为“豆干之乡”的知名度，都远远高于食品公司作为商标的知名度。根据《中华人民共和国商标法》第三条、《中华人民共和国商标法实施细则》第四十一条之规定，构成侵犯他人注册商标专用权侵权的行为，必须是“明知”、“应知”或者“足以造成误认”，即行为人具有主观上的过错。但陈虹并不具有：一方面陈虹没有使自己的产品与食品公司的同类产品相混淆，不会使消费者产生误认；另一方面，消费者能够通过区分生产者及其他相关标识，对陈虹、食品公司甚至其他人生产的豆干加以识别。

    笔者同意第二种意见。

作者：兴国县法院 颜梅生