论驰名商标的司法认定
发布日期：2008-08-15 作者：曲延兴律师
关键词：驰名商标 司法认定
自2001年7月最高人民法院颁布《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》以来，人民法院开始拥有对驰名商标进行司法认定的权力。由于司法认定驰名商标具有程序简便、认定时间短等特点，配合商标维权案件同时进行，具有较好的维权效果，因此，通过诉讼要求法院进行司法认定“驰名商标”以达到跨类保护目的的案件明显增多，驰名商标的司法认定已成为全国知识产权审判工作的热点。本文拟从驰名商标的含义、驰名商标认定的历史沿革、驰名商标司法认定与行政认定的异同、驰名商标司法认定的原则和标准以及驰名商标司法认定中应注意的问题展开论述，以避免不当认定驰名商标，确保驰名商标司法认定的严肃性和权威性。
一、驰名商标的概念及驰名商标认定的历史沿革
（一）驰名商标的概念
驰名商标（well-known marks）概念首创于《保护工业产权巴黎公约》，但什么是驰名商标，并没有明确规定。虽然在法律上到目前还没有驰名商标的准确定义，但学者对驰名商标从学术研究的角度进行了大量的阐述，基本上认为，驰名商标应具备两个基本内涵，一是为相关公众所知悉，二是具有较高的声誉。我国国家工商行政管理总局2003年4月发布的《驰名商标认定和保护规定》第2条将驰名商标定义为：“本规定中的驰名商标是指在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标”。
（二）驰名商标认定的历史沿革
我国驰名商标的认定经历了一个从无到有，从不规范到逐步规范，从行政认定单轨制到行政认定、司法认定双轨制的发展历程。
1、驰名商标行政认定阶段
1985年我国加入《巴黎公约》之后，开始承担该公约所规定的义务。1987年8月，国家工商行政管理局商标局在商标异议案中，认定美国必胜客国际有限公司的“PIZZA HUT”的商标及屋顶图形商标为驰名商标，并对澳大利亚鸿图公司在相同商品上强注的相同商标不予注册。这是中国加入《巴黎公约》后认定的第一件驰名商标。1989年，北京市药材公司发现其“同仁堂”商标在日本被抢注。该公司遂以“同仁堂”系驰名商标为由，请求日本特许厅撤销该不当注册的商标，日本要求提交“同仁堂”系我国驰名商标的证明文件。为了保护我国商标在他国的合法权益，商标局在作了广泛的社会调查之后，于1989年11月18日正式认定“同仁堂”商标为我国驰名商标。“PIZZA HUT”和“同仁堂”两例驰名商标的认定开创了我国驰名商标认定的先河。此后，我国在实践中对巴黎公约成员国的驰名商标，如“JEEP”“FREON”“山特”等商标进行了认定和保护。截至1996年，全国共认定了不足20件驰名商标。
1996年8月14日，国家工商局颁布《驰名商标认定和管理暂行规定》，该规定确立了驰名商标认定“主动认定为主，被动保护为辅”的原则，并规定国家工商局商标局是唯一有权认定驰名商标的机关。
2、驰名商标行政认定和司法认定并存阶段
最高人民法院于2001年7月发布的《关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》和2002年10月发布的《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》，赋予人民法院依法认定驰名商标的权力。至此，我国驰名商标认定结束了行政认定的单轨制模式，正式形成了行政认定和司法认定并存的双轨制模式。
二、驰名商标司法认定与行政认定的异同
驰名商标的司法认定和行政认定，目的都在于维护良好的社会主义市场经济秩序，推动市场经济健康有序发展，两者的出发点是相同的。同时，驰名商标的司法认定和行政认定都遵循“被动保护、个案认定”的原则，认定驰名商标应当考虑的因素以及证明商标驰名所要求提供的证据材料也是一致的。但司法认定和行政认定确有明显的不同，主要体现在以下几个方面：
一是行使驰名商标认定权的主体不同。驰名商标司法认定的案件是由中级以上人民法院管辖；而驰名商标行政认定权的主体是国家商标局和国家商标评审委员会。
二是认定程序不同。驰名商标司法认定中，当事人请求法院认定驰名商标只能在法院审理相关的域名纠纷或者商标纠纷案件中提出，当事人不能单独提起申请认定驰名商标的诉讼；在驰名商标行政认定中，在商标注册、商标评审过程中产生争议时，有关当事人可以向商标局或者商标评审委员会请求认定驰名商标，商标局及商标评审委员会根据当事人请求，认定其商标是否构成驰名商标。
三是认定后的救济途径不同。对驰名商标的司法认定来说，如果不服一审法院对驰名商标认定的结果，当事人可以提起上诉，在二审中对争议商标是否驰名将予以重新认定；对驰名商标的行政认定结果，如果当事人对国家商标局或商标评审委员会作出的决定或裁定不服则可以提起行政诉讼。
四是认定效力不同。针对同一个案，行政认定中商标局的确认是非终局性的，司法认定具有终局性，司法认定的效力高于行政认定的效力。
五是适用范围不同。司法认定中人民法院在审理商标纠纷案件中可以对注册商标是否驰名作出认定，对未注册商标是否驰名没有明文规定；行政认定中国家商标局和商标评审委员会既可对被申请的注册商标也可对被申请的未注册商标是否驰名进行认定。
六是期限不同。人民法院认定驰名商标一般为六个月，时间较短；而行政认定中，由于法律没有明确规定审查时限，异议案件至少需要3年以上，争议案件更长达4年，甚至5年以上。
三、驰名商标司法认定的原则和标准
（一）驰名商标司法认定的原则
根据目前的审判实践，在审理认定驰名商标案件中，人民法院应当坚持以下几个原则：
1、被动保护、个案认定。所谓“被动保护”是指在诉讼过程中，只有在当事人依法提出请求，且根据具体案情，若不认定驰名商标，则商标法关于驰名商标特殊保护的规定就不能实施的情况下，才做出认定，人民法院不依职权主动认定。所谓“个案认定”是指人民法院在审理商标纠纷案件中认定，裁判文书所认定的驰名商标仅对该案具有效力，不必然对其他案件产生影响。如果涉案商标曾经被认定为驰名商标，且对方当事人认可该商标在本案中可以继续作为驰名商标的，人民法院将不再审查，直接将其作为驰名商标予以保护；对方当事人不认可该商标为驰名商标的，人民法院应重新审查，作出该商标是否为驰名商标的认定，提出不认可驰名商标的一方当事人负有最初的举证责任。
2、域内驰名。商标权具有地域性，在一国注册的商标，只在该国的领域内受其本国法律保护，超出该国范围，则不受他国保护。驰名商标与普通商标一样具有地域性，某个商标可能在某国有很高的市场评价和公众认可，但由于商品销售未及于其他区域，在别国可能就没有多少知名度，驰名商标的保护也就无从谈起。
3、案情需要。驰名商标之所以被认为应给予特殊保护，来源于商标淡化理论。商标淡化是指未经权利人许可，将与驰名商标相同或相似的文字、图形及其组合在其他不相同或不相似的商品或服务上使用，从而减少、削弱该驰名商标的识别性和显著性，损害、玷污其商誉的行为。如果涉案侵权行为所涉及的商品与涉案注册商标所核定使用的商品属于同一种商品，涉案注册商标则依照《商标法》中关于普通商标侵权的规定即可得到保护，不需要适用驰名商标的特殊保护，对其是否驰名做出判断和认定也就没有了实质意义。
4、主动审查。在驰名商标案件中，对于驰名事实应当采取积极主动的职权式审查。在商标是否驰名的审查中，人民法院的职权式审查是主要的，当事人的诉辩意见和观点则是次要的，被控侵权人的答辩和质证意见不应对驰名商标的认定产生终局影响，即使被控侵权人认可商标权利人的主张和证据，甚至认可商标具有驰名性，商标是否驰名仍应是人民法院必须查明的事实，商标权利人仍应承担相应的举证责任。
（二）驰名商标司法认定的标准
依据我国《商标法》第十四条，认定驰名商标应当考虑以下因素：（一）相关公众对该商标的知晓程度；（二）该商标使用的持续时间；（三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；（四）该商标作为驰名商标受保护的纪录；（五）该商标驰名的其他因素。
1、相关公众对该商标的知晓程度。一是应正确界定“相关公众”的范围，相关公众一般应当包括，但不必局限于：（1）使用该商标的那些商品或者服务的实际和/或潜在的顾客；（2）使用该商标的那些商品或服务的销售渠道中所涉及的人员；（3）经营、管理、使用该商标的工商业界。二是正确把握“知晓程度”，司法实践中，可以参照《驰名商标认定和管理规定》第三条的相关规定，具体包括：证明相关公众对该商标知晓程度的有关材料；证明该商标使用持续时间的有关材料，包括该商标使用、注册的历史和范围的有关材料；证明该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围的有关材料，包括广告宣传和促销活动的方式、地域范围、宣传媒体的种类以及广告投放量等有关材料；证明该商标作为驰名商标受保护记录的有关材料，包括该商标曾在中国或者其他国家和地区作为驰名商标受保护的有关材料；证明该商标驰名的其他证据材料，包括使用该商标的主要商品近三年的产量、销售量、销售收入、利税、销售区域等有关材料。还可通过消费者调查或民意测验进行确定。
2、该商标使用的持续时间。随着资讯科技与媒体宣传的飞速发展，完全可以使一个商标在短时间内获得较高的知名度，为相关公众所知悉，但要为相关公众认可接受、获得良好声誉、产生相应的经济利益、具备绝对显著性，必然有一个时间上的要求。法院在认定时通常把持续使用时间确定为五年左右，最少不少于三年，这与《驰名商标认定和保护规定》第3条关于认定驰名商标时当事人应提供使用该商标主要商品近三年销售记录的规定是相吻合的。
3、该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围。广告不仅是促进商品流通的方式，更是赋予有形产品无形价值的过程。商标宣传工作的程度涉及到广告宣传费、广告宣传的媒体覆盖度、宣传频率等方面，其中广告宣传费是法院衡量宣传程度的重要指标之一，同时应考虑对该商标宣传的持续时间、范围及媒体等级，考虑覆盖全国各地的众多销售网点、代理渠道以及子公司、分公司的数量。
4、该商标作为驰名商标受保护的记录。虽然一案中被认定为驰名的商标不具有持续效力，但曾经被认定的个案必然能反映商标当时的状态，应作为以后认定的一个参考。
5、该商标驰名的其他因素。在驰名商标司法认定中，除了考虑上述四个方面原因外，还应考虑使用该商标的商品隐含的无形资产情况，考虑该商标被故意仿冒侵权的情况。
四、驰名商标司法认定中应注意的问题
（一）原告在起诉时不能将认定其商标为驰名商标作为一个诉讼请求
目前，在驰名商标司法认定的诉讼中，基本上所有的原告在起诉状中将请求人民法院认定其商标为驰名商标作为一项独立的诉讼请求提出，很多法院的判决书中也将认定驰名商标作为一个独立的判决主项，笔者认为这一做法是不妥当的，这种做法不符合我国商标法等法律和司法解释中有关驰名商标认定的规定和立法本意，人民法院认定驰名商标，是作为审理案件需要查明的事实来看待的，当事人关于认定驰名商标的请求，其性质是要求法院查明事实，原告在诉讼中只能将其商标为驰名商标陈述为一项事实并进行举证证明，不能作为一项诉求，人民法院也只能在认定事实部分确认原告能够举证证明其商标驰名的事实，并进而在说理部分得出原告商标是否驰名的认定，而不应成为一个独立的判决主项。因为法院认定商标驰名与否是个案中对原告商标事实状态的确认，被认定为驰名的商标不对社会普遍有效，不适用于第三者，甚至对被告而言也不能当然及于另案，这是个案认定机制最主要的特征，如果驰名商标认定能成为一项诉求，在被支持的情况下通过生效判决赋予原告商标系驰名商标以确定力、强制力及拘束力，必然与驰名商标的个案认定机制相悖。
（二）严格依照法律及有关司法解释的规定审理涉及认定驰名商标的案件，确保司法认定驰名商标的严肃性和权威性
从法律规定的角度看，我国现行的驰名商标认定制度，无论是行政认定，还是司法认定，均采用“被动保护、个案认定”的原则，这说明被认定的驰名商标，其效力仅对该个案有效，并不必然对其后的案件自动具有拘束力。驰名商标并不是商标法上的一种特殊商标，而是法律为所有商标提供的一种可能的保护，但由于我国驰名商标法律制度起始于工商行政部门，从驰名商标制度构建的开始就产生一种误导，无论是企业还是一般公众都认为驰名商标是政府授予的一种荣誉称号。这就导致了一旦某商标被认定为驰名商标，则使用该商标作为无形资产的价值瞬间剧增，在这样的现实中，广大企业似乎对“被动认定、个案有效”这一认定驰名商标的立法本意无动于衷，而把驰名商标的司法认定作为其“品牌战略”的目标，不惜代价，千辛万苦去取得驰名商标的认定，一旦被认定，就进行大力宣传，比如召开新闻发布会、在报纸、电视等媒体上作广告等。而且，在宣传驰名商标时，并不标明其驰名商标的使用范围，而是笼统的标明“某某商标――中国驰名商标”。这些企业似乎不知驰名商标是一动态事实，而想当然的认为一旦驰名商标被认定，那么当然可以对其商标标以“驰名商标”的标签进行大力的宣传。更有甚者，有些企业通过“虚假诉讼”或“虚构诉讼”的方式来获得驰名商标的认定，如山东省高级人民法院在去年报送的9件驰名商标司法认定案件中，有2件被认为不符合条件，不能被认定为驰名商标。针对这一状况，商标领域内的有识之士提出了忠告：如果出于地方利益或部门利益，大批的驰名商标的匆忙诞生，可能淡化社会公众对驰名商标的信赖，进而损害整个驰名商标保护机制。所以作为法院在受理和审理有关驰名商标认定的案件中应采取审慎态度，要切实严格把握驰名商标的认定标准，坚决避免降低驰名商标的认定标准，使不具备驰名商标法定条件的商标被认定为驰名商标，同时加强对涉及驰名商标认定的案件的审查，坚决避免有关当事人通过“虚构诉讼”的方式获得驰名商标认定，从而保障人民法院司法认定驰名商标的严肃性和权威性。
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