解析专利案件中的若干疑难问题

  　　我国专利法规定，发明或实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（以下简称《规定》）将该规定解释为，专利权的保护范围应当以权利要求书明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。

  　　在司法实践中，如何适用上述规定以确定专利权的保护范围存在分歧。比如，我院审理的原告谢某诉被告深圳某公司侵犯实用新型专利权纠纷一案，原告涉案实用新型专利的权利要求书记载了七项内容，其中第一项为独立权利要求，第二项至第七项为从属权利要求，原告提交的国家知识产权局专利检索报告显示，第一项至第七项权利要求具备新型性和创造性。本案立案受理后，被告向国家知识产权局专利复审委员会宣告原告专利无效。庭审中，原告明确表示，其要求保护的专利权的范围为权利要求第一项至第七项。合议庭法官关于如何确定原告专利权的保护范围存在分歧：一种观点认为，原告专利权利要求书记载了七项权利要求，每一项权利要求均限定了一个技术方案，继而限定了各自的保护范围，专利权为私权，既然原告在本案诉讼中选择要保护其七项权利要求，法院应予准允，在具体的侵权判定中，法院应将原告所主张的七项技术方案分别与被控侵权产品的技术特征进行比对，以此判断被告侵权与否。而另一种观点则认为，本案原告专利权利要求包括独立权利要求和从属权利要求，独立权利要求从整体上反映了发明或实用新型的技术方案，记载了解决该技术问题的必要技术特征，因此其保护范围最大，而从属权利要求用附加的技术特征对所引用的权利要求作了进一步的限定，所以其保护的范围落在其所引用的权利要求的保护范围之内，即从属权利的保护范围比独立权利要求的保护范围窄。鉴于此，尽管原告要求保护的专利权的范围为七项，但由于独立权利要求的保护范围最大，故法院只应以独立权利要求作为权利的保护范围。在具体的侵权判定中，法院只需将独立权利要求与被控侵权产品的技术特征进行比对，以此判断被告侵权与否。

  　　我们认为，本案原告之所以选择以所有的权利要求项作为专利保护范围，是因为实用新型专利权的授予不需要经过实质审查，专利的稳定性相比发明专利差，由于被告在诉讼答辩期内向国家专利复审委提出宣告涉案专利无效的请求，原告由于担心其专利权利要求书中的一项或数项被宣告无效，基于稳妥起见，索性要求保护其所有的权利要求项。原告这样选择的好处是，当一项独立权利要求被宣告无效，而其从属的权利要求被维持有效时，则其直接从属的权利要求就提升为独立权利要求，原告因此可以避免因仅仅选择独立权利要求而被驳回诉讼请求的不利境地，以使其专利权可以得到更好的保护。应当说，原告基于其诉讼策略的考虑请求法院保护其全部权利要求是可以理解的，正因为如此，本案合议庭采纳了第一种观点进行了判决。

  　　但采纳上述第一种观点有值得检讨之处。比如，当原告的专利权利要求有较多项，且每一项权利要求的技术特征均非常复杂时，要求法官对这些技术特征进行一一对比，显然会使案件的审理变得非常困难。同时，这种做法也不利于敦促原告根据被告的“侵权情况”或抗辩主张，认真进行技术分析和侵权比对，从而影响快捷、高效地审理专利纠纷案件。较妥当地解决该问题的参考方法有：1．对于发明专利案件来说，因发明专利经过了实质审查，如原告请求以所有的权利要求项作为专利保护范围时，一般只同意原告以独立权利要求作为专利的保护范围，当原告选择以该发明的某项从属权利要求作为保护范围时，应予准允。2．因实用新型专利权的授予未经过实质性审查，如原告请求以所有的权利要求项作为专利保护范围，法官要向原告充分释明选择不同权利要求的选项，可能会意味着不同的诉讼成本、审理周期、鉴定费等方面的问题，从而敦促原告选择最佳的保护选项，取得最好的保护效果。3．合议庭如认为涉案专利不稳定，可以中止专利诉讼，等专利复审程序作出决定后，再恢复案件的审理，以敦促原告理性地确定专利权的保护范围。

  　　二、涉案专利的权利要求书不能描述一项完整的技术方案应如何处理

  　　我们在司法实践中发现，有的专利权人在撰写专利权利要求书时，其独立权利要求未描述一个完整的技术方案，却被国家专利局授予了专利权，因此给审案法官带来困惑。比如，我院审理的原告刘某诉被告梁某侵犯实用新型专利纠纷案，原告涉案专利的权利要求书描述了五项内容，其中第一项为独立权利要求，第二至五项为从属权利要求。本案受理后，被告第一次向国家专利复审委提出宣告涉案专利无效的请求，被驳回。接着被告第二次向国家专利复审委提出宣告涉案专利独立权利要求1无效，国家专利复审委认为该专利的独立权利要求1因未描述一个完整的技术方案，宣告其无效，由于被告只请求宣告原告专利独立权利要求1无效，故国家专利复审委维持了其他权利要求项有效。本案在审理中，原告请求以权利要求的第一项至第五项作为保护范围，合议庭经过咨询技术专家确认，原告涉案专利的从属权利要求引用了专利的独立权利要求，其附加的技术特征并未弥补原告专利独立权利要求1的上述技术缺陷，说明原告的专利在实质上不应被法律所保护，故应驳回原告的诉讼请求。该判决结果被二审法院维持。

  　　三、实用新型专利纠纷案件中原告不提供检索报告应如何处理

  　　《规定》第八条第一款规定，提起侵犯实用新型专利权诉讼的原告，应当在起诉时出具由国务院专利行政部门作出的检索报告。最高人民法院在给北京市高级人民法院的答复中强调，凡符合民事诉讼法第一百零八条规定的起诉条件的案件，人民法院应当立案受理，但对于原告坚持不出具检索报告，且被告在答辩期内提出宣告该项实用新型专利权无效的请求，如无其他可以不中止诉讼的情形，人民法院应当中止诉讼。但上述规定及答复未明确，如原告在一审开庭时不提交检索报告，而被告在答辩期内亦未要求法院中止案件的审理，此时法院应否依职权中止诉讼。法官对该问题存有争议。比如，我院审理的原告厦门某公司诉被告香港某公司侵犯实用新型专利纠纷案就属于上述情形。合议庭法官曾产生了两种观点：一种观点认为，依照专利法的规定，实用新型专利权的授予不需要经过实质性审查，而专利检索报告作为认定涉案专利是否具备法律稳定性的初步证据，该证据应由原告承担举证责任，这与被告的抗辩证据具有不同功能，可以保持专利权人的利益和社会公共利益的平衡。鉴于本案原告不提交检索报告，说明其未尽其应承担的举证义务，故法院应中止诉讼。另一种观点认为，因专利法及司法解释、最高院答复均未规定上述情形应中止诉讼，且被告亦未要求中止案件的审理，故法院不应中止诉讼，应继续审理并作出判决。

  　　最终合议庭采纳了第二种观点。我们注意到其他法院曾有不同处理方式，该问题值得进一步研讨。

  　　四、解释专利权利要求所遇到的疑难问题及处理方法

  　　为明确专利权的保护范围，实有必要对权利要求书的内容进行解释，这在司法实践中涉及复杂的疑难问题。比如，我院审理的黄某诉被告深圳某公司侵犯实用新型专利纠纷案，原告要求保护的专利权的范围为：1.一种放音设备的结构，其特征在于包括：一收纳装置，设有一连接部，且于连接部的两侧设有可相对收合的侧翼；一放音装置，包括有电源供应装置、电路板及扬声器，而该放音装置置于连接部内。2.如权利要求1所述的放音设备的结构，其特征在于，放音装置置于侧翼内。本案原告指控被告侵权的产品之放音装置置于侧翼内。该案涉及复杂的权利要求解释问题，如将权利要求2理解为专利权人撰写权利要求时出现了瑕疵，将本属于独立权利要求的描述方法，在形式上采用了从属权利要求的写法，基于对权利要求的客观解释，加之专利说明书描述到放音装置可置于连接部内或侧翼内，因此，采用此种解释方法，可认定被控侵权产品的技术特征落入了原告专利权的保护范围。反之，如将原告专利权利要求2解释为从属权利要求，即不排除在连接部内和侧翼内各自、并列放置放音装置，则可以认定被控侵权产品的技术特征未落入原告专利权的保护范围。可见，基于不同的权利要求的解释方法，会得出不同的结论。因此，探索专利权利要求的合理解释方法，对审理专利案件意义重大。

广东省深圳市中级人民法院：叶若思 祝建军